8. 登録要件
8.1 ★要部の認定(審査の対象の特定)
8.1.1 特・実
8.1.1.1 ●発明の要旨認定とクレームの記載
最二小判平成3・3・8 (民集45巻3号123頁)−リパーゼ事件
8.1.2 意匠
8.1.2.1 ●意匠の要部認定(1)一新規な創作部分
東京高判平成10・6・18 知的裁集30巻2号342頁)〔自走式クレーン事件〕
8.2 先願主義
8.2.1 最先の出願人のみ
ダブルパテント禁止
8.2.1.1 特39①
拒絶理由
8.2.1.1.1 特39② 同日・・協議で一方・・・協議不成立・・双方不特許(先願の地位残る39⑤)
★くじにしなかった理由:一方が特許を受けられるよりも、双方不特許の方がよしとすることもありうる(双方実施できるので公平)
8.2.1.1.2 ◼︎数値制御通電加工装置事件(特百選36)先願発明との同一性
8.2.1.2 実7①
8.2.1.2.1 実7② 同日・・双方不特許(協議なし・・・無審査主義で協議できないため)
8.2.1.3 意9①
拒絶理由
8.2.1.3.1 意9② 同日・・協議で一方・・・協議不成立・・双方不登録(先願の地位残る39⑤)
8.2.1.4 商8①
出所混同防止
拒絶理由ではない★理由は?・・商標は選択物であるため、出願中に先願の地位で拒絶する必要なく、先願の登録後、4①11号で拒絶すれば足りる。
8.2.1.4.1 商8② 同日・・協議・・協議不成立・・商8⑤くじ
くじとした理由:双方不登録とすると、両者とも先願の地位なくなり、その直後に出願した者に登録しなければならない不都合が生じるから
8.2.2 特・実の競合
8.2.2.1 異なった日・・最先の特又は実 (特39③、実7③)
8.2.2.2 同日・・出願人の協議(特39④)
8.2.3 先願の地位の喪失
8.2.3.1 特39⑤ 出願の放棄・取り下げ、却下、拒絶査定・審決の確定
8.2.3.2 実7④ 出願の放棄・取り下げ、却下
8.2.3.3 意9③ 出願の放棄・取り下げ、却下、拒絶査定・審決の確定
8.2.3.4 商8③ 出願の放棄・取り下げ、却下、査定・審決の確定
★なぜ、登録査定確定も含むか
・・4①11号で拒絶すれば足りる
8.2.4 優先権
8.2.4.1 パリルート
8.2.4.2 国内優先
8.2.4.2.1 ★意匠に国内優先なし・・理由は?
8.2.4.2.2 ★商標に国内優先なし・・理由は?
8.3 産業上利用可能性(特・実)
8.3.1 ★医療行為の特許性
8.3.1.1 ◼︎外科手術表示方法装置事件(特百選8)医療行為の特許性:東高判平成14・4・11(平成12(行ケ)65、審決取消訴訟 判時1828号99頁
8.3.2 ◼︎イオン歯ブラシ使用方法事件(特百選9)人体の存在を必須の構成要件とする発明
8.4 工業上利用可能性(意)
8.4.1 工業的方法で量産できるものに限る
8.4.1.1 ★なぜ産業といわず工業としたのか
ex 農業に利用されるものでも工業的に量産できれば保護対象となるし、それで十分に産業発達に資する
8.5 新規性(特・実)
8.5.1 公知
8.5.1.1 ◼︎6本ロールカレンダーの構造及び使用方法事件(特百選10)公知の意義と守秘義務
秘密保持契約なくとも、社会通念上又は商慣習上,秘密を保つべき関係にあるものに開示しただけである場合、公知とならない
8.5.2 公用
8.5.2.1 ●壁式建造物の構造装置事件
公団との調査委託研究期間中の試作建物が、調査研究終了後に公団に譲渡された以後、不特定の第3者が発明の内容を知ることができる状態となったとして新規性否定
8.5.2.2 ●ブラニュート顆粒事件(特百選11)公用の意義
8.5.3 刊行物記載
8.5.3.1 ●一眼レフカメラ事件
オンデマンドでも新規性喪失
8.5.3.2 ◼︎第2次箱尺事件(特百選12)
外国特許庁での閲覧可能・新規性喪失
8.5.3.3 ★記載の程度
8.5.3.3.1 ●光学活性置換ベンジンアルコール事件
出願当時の技術水準を基礎として、当業者が特別の思考を要することなく容易に技術思想を実施しうる程度に開示
8.5.3.3.2 ●精製アカルボース組成物事件(特百選13)
8.5.4 手順
8.5.4.1 請求項に係る発明の認定
特段の事情がない限り請求項の記載に基づく
8.5.4.2 引用発明の認定
技術常識を参酌することにより当該刊行物に記載されている事項から導き出せる事項(刊行物に記載されているに等しい事項)も引用発明の基礎とすることができる。
8.5.4.3 請求項に係る発明と引用発明の対比
8.5.4.3.1 構成要件を分説
一致点及び相違点を認定
8.5.4.4 相違点なければ新規性なし
8.5.4.5 相違点あれば進歩性の判断へ
8.6 意匠の新規性
8.6.1 公知
8.6.2 刊行物記載
8.6.3 公知・刊行物記載の意匠に類似する意匠
8.6.3.1 類否判断
8.6.3.1.1 (ア)対比する両意匠の意匠に係る物品の認定及び類否判断
8.6.3.1.1.1 「意匠に係る物品の用途及び機能が同一又は類似」・・具体的な物品に表された形態の価値を評価する範囲において、用途(使用目的、使用状態等)及び機能に共通性がある物品か否か
8.6.3.1.2 (イ)対比する両意匠の形態の認定
8.6.3.1.2.1 (i)肉眼による観察・・肉眼による視覚観察を基本
(ii) 通常用いられる観察方法により行う。
(iii)形態の認定・・骨格的形態、基本的構成態様
8.6.3.1.3 (ウ)形態の共通点及び差異点の認定
8.6.3.1.4 (エ)形態の共通点及び差異点の個別評価
8.6.3.1.4.1 各共通点及び差異点における形態が下記の観点からみてどの程度注意を引くものなのかを検討し、意匠全体の美感に与える影響の大きさを判断する
(i)その形態を対比観察した場合に注意を引く部分か否かの認定及びその注意を引く程度の評価
(ii)先行意匠群との対比に基づく注意を引く程度の評価
8.6.3.1.5 (オ)意匠全体としての類否判断
8.6.3.1.5.1 両意匠の形態における各共通点及び差異点についての個別評価に基づき、意匠全体として両意匠の全ての共通点及び差異点を総合的に観察した場合に、需要者(取引者を含む)に対して異なる美感を起こさせるか否かを判断する。
8.6.3.2 部分意匠の類否判断
8.6.3.2.1 1)部分意匠の意匠に係る物品と公知の意匠の意匠に係る物品とが同一又は類似であること
2)部分意匠の意匠登録出願の「意匠登録を受けようとする部分」と公知の意匠における「意匠登録を受けようとする部分」に相当する箇所との用途及び機能が同一又は類似であること
3)部分意匠の意匠登録出願の「意匠登録を受けようとする部分」と公知の意匠における「意匠登録を受けようとする部分」に相当する箇所との形態が同一又は類似であること
4)部分意匠の意匠登録出願の「意匠登録を受けようとする部分」の当該物品全体の形態の中での位置、大きさ、範囲と 公知の意匠における「意匠登録を受けようとする部分」に 相当する箇所の当該物品全体の形態の中での位置、大きさ、 範囲とが同一又は当該意匠の属する分野においてありふれた範囲内のものであること
なお、上記1から4について、すべて同一の場合、両意匠は同一となる。
8.6.3.2.1.1 部分意匠と部分意匠の類否
公知意匠と部分意匠の類否に準じる
①意匠に係る物品の異同 を認定し,実線部分と破線部分の記載の関係(位置,大きさ,範囲等)について考察し,実線部分を特定し,
②実線部分全体を中心とする対比による異同を検討し,
③実線部分全体の共通点・差異点を評価し,実線部分全体と破線部分全体との関係を総合し,部分意匠全体を観察して類否を判断する
8.6.3.2.1.2 ●コンパクト事件 100撰
8.7 新規性喪失の例外
8.7.1 特30・意4
8.7.1.1 意に反して
8.7.1.1.1 ◼︎農用牽引車の進行停止装置事件(特百選15)
8.7.1.2 行為に起因して
8.7.1.3 該当日から6月以内に出願
8.7.1.3.1 出願日から30日以内に証明書提出
8.7.1.4 ◼︎第三級環式アミン事件(特百選14)特許法30条と公報への掲載
8.7.2 実11①準特30
8.7.3 類似規定・・商9 出願時の特例
8.7.3.1 博覧会等への出品物への商標使用
8.7.3.2 該当日から6月以内に出願
8.7.3.2.1 出願日から30日以内に証明書提出
8.8 進歩性
8.8.1 ★進歩性の判断手法
8.8.1.1 手順
8.8.1.1.1 新規性の手順を経て、相違点があれば相違点につき進歩性を判断する
8.8.1.1.1.1 相違点についての容易想到性
8.8.1.1.1.1.1 論理付け
8.8.1.1.1.1.1.1 (1) 最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集め
8.8.1.1.1.1.1.1.1 ①公知材料の中からの最適材料の選択
8.8.1.1.1.1.1.1.2 ②数値範囲の最適化又は好適化
8.8.1.1.1.1.1.1.3 ③均等物による置換
8.8.1.1.1.1.1.1.4 ④技術の具体的適用に伴う設計変更
8.8.1.1.1.1.1.1.5 ⑤単なる寄せ集め
8.8.1.1.1.1.1.2 (2) 動機づけとなり得るもの
8.8.1.1.1.1.1.2.1 ①技術分野の関連性
8.8.1.1.1.1.1.2.2 ②課題の共通性
8.8.1.1.1.1.1.2.3 ③作用、機能の共通性
8.8.1.1.1.1.1.2.4 ④引用発明の内容中の示唆
8.8.1.1.1.1.1.3 (3) 引用発明と比較した有利な効果
8.8.1.1.1.1.1.3.1 意見書等で主張された効果の参酌
明細書等の記載から推論できる場合参酌・推論させる記載が明細書等にない場合は不可
8.8.1.1.1.1.1.4 本願発明に容易に想到することを妨げる阻害要因がないかを検討
8.8.1.1.1.2 引用発明の認定
進歩性判断の際は、論理付けに最も適した一の引用発明を選ぶ
8.8.1.2 ◼︎回路用接続部材事件(特百選16)
8.8.1.3 ◼︎日焼け止め剤組成物事件(特百選17)顕著な作用効果の認定と出願後に提出された実験結果
8.8.2 ★選択発明の進歩性
8.8.2.1 ◼︎殺虫剤事件(特百選18)選択発明をめぐる進歩性の認定
8.8.3 ★数値限定発明の進歩性
8.8.3.1 ◼︎電子写真プレート用光導電性素子事件(特百選19)数値限定発明をめぐる進歩性の認定
8.9 意3②:創作非容易性
8.9.1.1 置換の意匠(構成要素の一部の置き換え)
8.9.2.1 寄せ集めの意匠
8.9.2.2 配置の変更
8.9.3.1 構成比率の変更又は連続する単位の数の増減による意匠
8.9.3.2 公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合をほとんどそのま ま表したにすぎない意匠
8.9.3.3 商慣行上の転用による意匠(車をおもちゃとすることなど)
8.9.4 部分意匠の創作非容易性
8.9.4.1 71.4.3 「意匠登録を受けようとする部分」の全体の形態が、当該意匠登録出願前に公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて当業者であれば容易に創作することができたものであるか否かを判断すると共に、当該部分の用途及び機能を考慮し、「意匠登録を受けようとする部分」を当該物品全体の形態の中において、その位置、その大きさ、その範囲とすることが、当業者にとってありふれた手法であるか否かを判断することにより行う。
8.9.5 ●同一・類似の物品の意匠と意匠法3条2項の適用・・最三小判昭和49・3・19 (民集28巻2号308頁)〔可撓伸縮ホース事件〕
8.10 商標
8.10.1 使用意思
8.10.1.1 商3①自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
8.10.2 識別力なしの例
8.10.2.1 一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
8.10.2.2 二 その商品又は役務について慣用されている商標
8.10.2.3 三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
8.10.2.4 四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
8.10.2.5 五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
8.10.2.6 六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
8.10.3 識別力ある場合
8.10.3.1 商3② 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。
8.11 不登録事由
8.11.1 特32 公序良俗違反
8.11.1.1 ◼︎紙幣事件(特百選20)公序良俗の意義
8.11.2 実4 公序良俗違反
8.11.3 意5
8.11.3.1 公序良俗違反
8.11.3.2 ・他人の業務にかかる物品と混同を生ずるおそれがある意匠
8.11.3.2.1 例:著名商標を模様として利用した意匠など
8.11.3.2.2 ★意3①3号、意24②との関係を説明せよ
8.11.3.3 ・物品の機能に不可欠な形状のみからなる意匠
8.11.4 商4 ①1〜19
8.11.4.1 第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
8.11.4.2 一 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標
8.11.4.3 二 パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
8.11.4.4 三 国際連合その他の国際機関を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
8.11.4.5 四 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律 (昭和二十二年法律第百五十九号)第一条 の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (平成十六年法律第百十二号)第百五十八条第一項 の特殊標章と同一又は類似の商標
8.11.4.6 五 日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの
8.11.4.7 六 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標
8.11.4.8 七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
8.11.4.9 八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
8.11.4.10 九 政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)
8.11.4.11 十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
8.11.4.12 十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
8.11.4.13 十二 他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの
8.11.4.14 十三 削除
8.11.4.15 十四 種苗法 (平成十年法律第八十三号)第十八条第一項 の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
8.11.4.16 十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
8.11.4.17 十六 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
8.11.4.18 十七 日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの
8.11.4.19 十八 商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標
8.11.4.20 十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
8.11.4.21 2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。
8.11.4.22 3 第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。
8 登録要件